由Shukh v. Seagate Technology, LLC案看員工爭取發明人頭銜的新解藥

  • 2016-04-21
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[科智所103 黃莉婷]

  • 摘要
2015年10月2日,美國聯邦上訴巡迴法院針對Shukh v. Seagate Technology, LLC一案作出判決,而本案的重要影響在於,美國法院首度承認,若受雇人同意將其任職期間的專利發明權轉讓予雇主,而雇主事後未將其列名為專利發明人時,受雇人得因證明其受有具體且特定(concrete and particularized)的「名譽上之損害」(“reputational injury”),而具備美國專利法第256條請求更正發明人的當事人適格(standing)。
  • 本案事實
    Shukh為一名白俄羅斯半導體物理學博士,並自1997年9月開始直至2009年初受邀至美國Seagate公司工作,Seagate公司亦協助其申請H-1B工作簽證與簽證延展,甚至最後取得美國的永久居留權。而在剛就任時,Shukh博士與Seagate公司簽署了一項協議,該協議不僅禁止Shukh博士自行為其所貢獻之發明申請專利,更包含專利發明權的轉讓契約,同意將其所有在公司任職期間取得專利之所有權利、地位和財產利益轉讓給Seagate公司。
    其後,Seagate公司於2009年1月14日單方面向Shukh博士終止長達10年的僱傭契約,到了隔年,Shukh博士於美國密尼蘇達地方法院對Seagate公司提起訴訟,其主張共有13項[1],其中之一為請求Seagate公司依據美國專利法第256條[2],將其於公司任職期間有所貢獻的六件專利(美國專利號第7,233,457號、第7,684,150號、第6,525,902號、第6,548,114號、第6,738,236號和第7,983,002號專利)及四項正在申請中的專利列名為發明人。
    在地方法院審理的過程中,針對Shukh博士請求更正發明人資訊之主張,Seagate公司提出抗辯認為Shukh博士自始欠缺美國專利法256條更正發明人資訊之當事人適格,並要求地院駁回起訴,而Shukh博士則主張具有三項訴之利益,包含專利所有人之利益、財產上利益及名譽上之利益。地方法院雖然在此請求駁回訴訟階段,認定Shukh博士不具有專利所有人之利益、財產上利益,但認為得因遭受名譽上之損害而具有美國專利法第256條之當事人適格,然於Seagate公司提出簡易判決聲請時,地方法院認為根據Shukh博士之舉證,不足以在簡易判決程序證明該名譽上之損害構成實質事實上的真正爭點(genuine issues of material fact),因而裁定由Seagate公司獲得勝訴。Shukh博士也針對本次即席判決向聯邦上訴法院提出上訴。
  • 本案爭點: 名譽上之損害得否作為美國專利第235條之當事人適格要件?
  • 法院見解
  1. 地方法院
    在地方法院審理階段,法官並未直接否認名譽上之損害有可能成為美國專利法第235條當事人適格之要件,然而前提是,當事人須舉證因為未列為發明人所遭受之名譽上損害,造成當事人金錢上的損失(pecuniary consequences)[3],例如,喪失工作機會。
雖然Shukh博士提出相關舉證,例如專家報告指出,科學家的專業地位會受到其所發明之專利數量所影響,包含影響美國居留權的申請[4]等,然地方法院認為,Shukh博士不論在受僱於Seagate公司之前或離開公司後,在半導體研究領域皆保持一定的地位與名聲,並且, Shukh博士亦未提出任何舉證來證明他遭受解聘後遲未找到工作與其未被認列為專利之發明人具有關聯性。
  1. 聯邦巡迴上訴法院
    聯邦巡迴上訴法院首先說明,若要具備訴訟適格,須具備四項要件: (1)原告需證明受到事實上的損害(injury-in-fact) (2)該損害與所爭議之行為相關聯 (3)該損害可透過事後有利的判決加以救濟 (4)該主張之損害,必須「具體且特定」(concrete and particularized)。[5]而法院在判決中也肯認,若具備具體且特定的名譽上損害時,將具有更正專利發明人之當事人適格。
        在地方法院簡易判決中,法院曾引用Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc.[6]此一先例,認定Shukh博士已在簽訂僱傭契約時,便自動地將未來發明取得專利時的所有權利益及財產利益全權轉讓給Seagate公司,因此Shukh博士不具有專利所有人之利益和財產上利益,無法取得更正發明人之訴訟適格。到了聯邦上訴法院時,Shukh博士亦請求聯邦巡迴上訴法院重新審視這個判例,然而,本案主筆法官認為,此一法庭僅能由全席審理(en banc)法庭加以推翻,在這次的三人法官法庭(panel)無權做出任何決定。
    接著,本案主筆Moore法官針對Shukh博士對於名譽上損害所提出之舉證逐一審理,並羅列出三項存在實質事實上的真正爭點進行討論。
    首先是作為發明人之名譽上損害, Shukh博士所提出之證據包含,專家報告認為成為專利發明人將增加升遷機會的潛在可能性、Seagate公司內部對於員工的評量同樣是將成為專利發明人作為獎勵的衡量標準之一等,而上訴法院也認為Shukh博士的研究領域與該六項專利不僅為同一研究領域之技術,該六項專利也確實占了Shukh博士在任職期間非常重要的部分,因此,若被列為發明人的確可以提高Shukh博士身為發明人身分的名譽,因此,原先地院的簡易判決未加以審酌,而僅以Shukh博士名譽仍保持一定地位的判斷是有所違誤的。
    第二點則是,贏得更正發明人之訴是否能夠改變Shukh博士積極尋求發明權利的名聲,上訴法院認為在此存在兩項真實爭點,第一點是Shukh博士的負面名聲是否與他未列於發明人有關,另一點則是,承認Shukh博士更正發明人資訊的當事人適格,是否能挽回他過去經常指控他人偷竊其工作成果的印象。在前者,上訴法院提及這次的爭訟顯著了影響Shukh博士的聲譽,雖然有證據評論Shukh博士過去的為人處事一向如此,但從兩方的舉證來看仍存在具體事實爭議,需要留待法院進一步判斷;後者,上訴法院認為若Shukh博士贏得此次的訴訟,的確可能證明他過去過於積極爭取工作成果的負面評價是有所錯誤的。
    最後,關於Shukh博士是否因為未被列於專利發明人而影響其工作機會,因而造成經濟上的損失,上訴法院則認定,從證據中可顯示,過去在Seagate公司的負面評價以及喪失專利發明人頭銜的確影響到他之後的求職機會,而這樣具體而特定的經濟損失,足以使Shukh博士具備訴訟適格。
    綜上所述,上訴法院認定本案仍存在許多爭議點需要進行判定,地方法院直接以簡易判決裁判Seagate公司是不適當的,因此全案須發回地方法院進行重審。
  • 本案影響與後續發展
目前本案除發回地方法院進行重審外,美國實務及學界亦開始對於Filmtec案「僱傭契約自動移轉未來專利發明權」原則進行討論,雖然聯邦巡迴上訴法院拒絕對於Filmtec案「僱傭契約自動移轉未來專利發明權」原則進行全席審理,然而也有美國學者提出法庭之友意見書,贊成對於Filmtec案做出之原則進行重新的審視[7]
而聯邦上訴法院對於此次本案的判決,雖不代表未來在所有案例中,受雇人都可以因為名譽上之損害而具備美國專利法第256條更正發明人資訊之訴訟適格,然也提供了受僱人在Filmtec案原則尚未被推翻前,在爭取發明人頭銜時的另一個解套方法。
 
 
[1] 包含不當終止雇傭契約、違約、詐欺、違反忠實義務、不當得利、聯邦和州法中有關報復、國籍歧視等。
[2] 35 U.S.C. § 256(a)(“(a) Correction.— Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error.”).
35 U.S.C. § 256(b)(“(b) Patent Valid if Error Corrected.— The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall
[3] Chou v. Univ. of Chi., 254 F.3d 1347, 1359 (Fed. Cir. 2001).
[4] Supra note 3, at 13.
[5] Supra note 4, at 1357..
[6] Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc., 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991).受到Filmtec案的影響,過去美國許多法院認為,受雇人若在其僱傭契約中簽訂協議,同意將未來任職期間所有的專利發明權移轉予僱傭人,則僱傭人將直接自動獲得專利未來在取得時的專利發明權,無須在未來發明取得專利時另外簽訂轉讓發明權的契約。
[7] Andrews Kurth Files Amicus Brief in Shukh v. Seagate Technology, LLC, https://www.andrewskurth.com/pressroom-news-565.html, (last
visited Jan. 2, 2016).