從In-firm到In-house — 專利工程師職涯經驗分享

  • 2019-06-05
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【科智碩107夏寧 報導】
由國立政治大學科技管理與智慧財產研究所陳秉訓老師所開設之「專利說明書撰寫」課程,於2019年5月29日課堂中,特別邀請於景凱生物科技公司任職的蕭進治經理為同學們分享最初在事務所擔任專利工程師的工作內容,以及一路走來,從小型事務所、大型事務所到In-house擔任法務智財部門經理的職涯發展歷程,給予修習智慧財產權的同學一些未來職業選擇的指引。

專利工程師:掌握與發明人溝通的藝術
  In-firm專利工程師最主要的工作是技術訪談,透過與發明人的溝通過程,徹底瞭解其發明的技術核心,繼而整合該領域的現有技術,再往外擴張可請求的範圍,最後撰寫出一篇充分保護技術核心的專利說明書。另外,蕭進治經理強調專利技術領域具備的多樣性,例如在撰寫醫材類領域案件時,工程師本身需要知道一些機械原理,也可能要稍微涉略半導體技術,才有能力聽懂客戶談及之技術相關名詞與基本原理。因此對於專利工程師工作的從業人員,除了需要不斷加強與更新自身的專利領域知識外,也需要適時依照案件的需要,涉略不同技術領域的知識,這會大大影響與發明人進行技術訪談時所能蒐集到的發明資訊;於事後在撰寫說明書時,也才有能力擴張延展發明內容及實施例,了解如何鋪陳請求項,使一篇專利說明書既有保護也有攻擊能力。

In-firm到In-house
  In house專利工程師最主要的工作是協助公司內部RD人員做專利佈局,通常公司內部RD人員專注於研發,In house工程師須配合公司發展策略及研發進程,階段性安排適當的專利申請。舉例來說,In house工程師需要對RD所提出的申請,判斷適合在哪些國家申請專利?專利申請完畢要將之授權給哪些客戶?何時授權、授權給誰?工程師必須全面性地整合評估後,提供公司清楚的智財佈局建議。而蕭進治經理也提到In house工程師是公司RD人員與事務所工程師的溝通橋樑,由於事務所工程師很難快速切入及掌握公司的技術發展主軸,實務上通常由In house工程師負責介紹公司內部技術,再由事務所工程師撰寫專利說明書,最後由In-house工程師幫忙審稿把關。

非智財背景,一切從頭學

    蕭進治經理其實是生技背景出生的,踏入智財工作領域前並沒有相關知識,是進入事務所後邊做邊學。從零開始非常辛苦,但他鼓勵同學不要因此害怕卻步,專利說明書撰寫最初可以從模仿開始,事務所前輩會幫忙修改哪裡不對或可以寫得更好,當你寫了一兩百個案子後,就會產生自己的思維邏輯。此外,蕭經理也鼓勵同學透過在職進修、查閱審查基準等方式,充分運用資源,以最有效率方式實踐做中學。


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【圖/ 夏寧提供】 蕭進治經理於精彩演講後與陳秉訓老師合影