[科智所103翁以哲]
今年10月,台灣智慧型手機廠hTC推出全新中階手機 hTC One A9,但其外型與 iPhone 6 / 6s太過相似,引發全球媒體及網友熱烈討論。儘管多數網友認為A9抄襲了iPhone 6 / 6s,有國外科技媒體就指出,2013 年 HTC 推出的 hTC One M7,就已經先採用背後的雙天線設計,比蘋果的 2014 年與今年的 iPhone 6、iPhone 6s 還要早。不論是誰抄襲誰,相較於過去智慧型手機廠商在智財訴訟對決焦點的「技術」與「方法」,常被視為雞肋的產品外觀設計專利(因為產品的形狀、花紋、色彩容易規避)已成為另一個戰場。圖一: hTC 與 iPhone 6 / 6+[1]
而今年8月18日,美國專利當局USPTO取消了Apple的一項設計專利所有權(USD618677),認為該設計專利與此前已存在的專利沒有顯著差異[2]。這個專利是 iPhone 過去iPhone 4 / 4s圓角矩形設計專利,在此前陪審團的多個裁定均是基於這項外觀專利判定Samsung侵權。今年美國專利局的決定讓Samsung順利扳回一城,當初法院判罰的5.48億美元罰款可能因此一筆勾銷。
時間回到了2012年7月23日,Apple向美國加州聖荷西地方法院(所在地位在美國高科技搖籃的矽谷)提出了損害評估,向Samsung要求總計25.25億美元的專利侵害損害賠償金(US7469381, US7853891, US7864163, USD583987, USD618677, USD504889, USD604305)。
Apple被Samsung侵害的專利 | 每支行動裝置的權利金 |
US7469381(在觸控面板上滾動的使用方法)(over scroll bounce or rubber-banding) | $2.02 |
US7853891(滾動的API)(scrolling API) | $3.01 |
US7864163(點選放大與導航)(tap to zoom and navigate) | $2.02 |
USD593087, D618677, D504889(外觀設計專利)、D604305(GUI)與產品外觀 | $24 |
其中Apple的專家證人Hauser提出消費者調查結果,顯示Samsung消費者願意多花約90-100美金來換取iPhone / iPad獨特的外觀設計。因此Apple對Samsung要求支付權利金,為其所侵害產品外觀與圖形化個人操作等相關設計專利負責。甚至,在法院庭審的現場,Apple律師就拿出了iPhone 4與 Galaxy SII,請陪審團直接目測認定兩者是否長相相像?
圖三:Samsung Galaxy II與 iPhone 4[4]
同年8月,主審法官Lucy Koh做出了最終陪審團指南,詳細解釋了與專利侵害相關法律以及陪審團成員應該考慮的要點。此份陪審團指南共分八大部分84條規則,其中第43條至57條針對「設計專利的權利範圍之解讀」、「設計專利之侵害認定」、「設計專利之無效審查」、「設計專利之損害賠償」及「誘導與惡意侵害」做相當詳細的說明。設計所保護的範圍是將設計的視覺外觀視為一整體設計(as a whole),不包括一般的設計概念,也不局限於圖面中的個別設計特徵,而是圖面中以實線所揭示的整體外觀設計[5]。設計專利的侵權是以「相似」為前提,產品與專利申請圖或說明部分相同就落入專利範圍,形成專利侵權之認定。而在認定侵權後的重點討論項目即是在「惡意侵權」這一個部分,將會影響損害賠償的額度。為了證明是故意侵權,專利權人必須以明確、令人信服的證據,來說服陪審團對方早已知曉,證明對方的侵權行為是「完全漠視」(reckless)的情況[6]。而當時侵權認定的決定性證據,是Samsung與Google在2010年的一系列電子郵件,載明了Google曾要求Samsung在產品設計上應凸顯與Apple產品之間的差異,並做出區隔。這表示了Samsung對於產品相像是知情的,造成了一面倒的判決。
而從其他各國的判決可發現,除美國與韓國外,其他國家皆確定Samsung未侵害Apple專利,可見Apple在矽谷擁有陪審團的地主優勢。而實務上,美國專利權人通常會選對自己有利的法院告侵權(forum shopping),因有些法庭比較偏向專利權人、或處理專利訴訟的速度較快(rocket docket)而對原告有利,譬如說,德儀在德州地方法院陪審團可能會有8成是德儀的相關員工。因此在假定hTC並未與Apple未於2012年11月達成專利和解,撤銷全球所有專利訴訟,並簽署長達10年的專利授權合約下,則hTC One A9可能會被Apple告侵權其設計專利USD731481[7]。如果hTC自認自己並未侵權或可能侵權,可選擇對自己有利的法院(華人多分布在北加州)搶先告專利權人專利無效。
回到今年八月美國專利當局USPTO的這一最新認定,雖然不會對目前Samsung上訴到美國最高法院的官司産生直接影響,但有望在向美國最高法院提起的上訴中起到幫助。而所有科技大廠也都在關心最高法院對於外觀設計專利侵權損害賠償核定的判決,若最高法院維持Samsung敗訴的判決,勢必會對科技行業産生廣泛影響,畢竟在這智慧型手機氾濫的近幾年,各廠牌的手機外觀越做越像,自主創新越來越不足,下一個支付巨額賠償金的廠商很可能會是任何一家手機廠。
[1] 照片引用自The Verge,HTC's One A9 is a $399 iPhone running Android 6.0:
http://www.theverge.com/2015/10/20/9567471/htc-one-android-6-0-marshmallow-iphone
http://www.theverge.com/2015/10/20/9567471/htc-one-android-6-0-marshmallow-iphone
[2] Florian Mueller, U.S. patent office considers Apple's D'677 iPhone design patent invalid on multiple grounds: http://www.fosspatents.com/2015/08/us-patent-office-considers-apples-d677.html
[3] 葉雪美,解析美國法院審理設計專利侵害的陪審團指南 ─ 以Apple控告Samsung的侵權裁決為例說明:http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/publish-60.htm
[4] sajinseethi, Why I Switched Back To iPhone 4 From My Beloved Samsung Galaxy S2:http://www.mymobilescoop.com/why-i-switched-back-to-iphone-4-from-my-beloved-samsung-galaxy-s2/
[5] 葉雪美,同註3