[科智所 104級 楊鎧豪]

2013年Kirtsaeng v. Wiley & Sons, Inc判決震驚四座[1]。此判決前，美國第一次銷售理論適用範圍，主要由Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research Int'l, Inc[2]與Costco Wholesale Corp. v. Omega, S. A.[3] 兩個判決內容所架構：如是在美國境內所製造的重製物，即適用美國著作權法第109條(a)項規定；若是在美國境外完成製造的重製物，則不適用美國著作權法第109條(a)項，而受美國著作權法第602條(a)項之規定。

Kirtsaeng v. Wiley & Sons, Inc案判決推翻美國聯邦最高法院先前見解，重新規範平行輸入的合法範圍，如今不論是否重置物是否在美國境內製成，皆適用美國著作權法第109條(a)項規定。


Kirtsaeng v. Wiley & Sons, Inc案背景為美國教科書於美國國內之售價大多高於於海外發行的國際版本售價，於是當時是留學生的Kirtsaeng，便設法從母國進口海外版本之教科書，於美國國內以低於美國市場價格販售專取價差。因此行為影響美國國內版本教科書之銷售，2008年美國出版商John Wiley & Sons因而控告Kirtsaeng，主張Kirtsaeng行為違反美國著作權法。官司經一二審後來到美國聯邦最高法院，聯邦最高法院認定只要系合法重製，不論是否於美國境內製造，皆適用美國著作權法第109條 (a) 項之規定，推翻先前Quality King案之見解。

Kirtsaeng勝訴後，又依據美國著作權法第505條^[4]，要求出版商John Wiley & Sons負擔其訴訟與律師費用，雙方再因律師與訴訟費問題上訴至最高法院。

此次一二審同樣皆敗訴的Kirtsaeng，再度在最高法院上演大反轉，美國聯邦最高法院2016年6月16日判決[5]，撤銷原判決並將本案發回，要求重新審理[6]。

關於勝訴方律師費用問題，1994年Fogery v. Fantasy案[7]是重點。從Fogery v. Fantasy案判決中可以知道，法院雖可判敗訴方負擔勝訴方律師費，不過計算方式是以一種綜合各種要素後均衡的的裁量方式(equitable discretion)，沒有任何精準的公式，或是特定的計算方法。美國聯邦最高法院此次就本案亦是討論其是否符合Fogery v. Fantasy案判決的精神，是否做出適當的裁量(equitable discretion)。


最高法院認為，下級法院雖對律師費議題有裁量權，但是並沒有針對整體情形做完整考慮以及思考，做出適當的裁量(equitable discretion)。下級法院之討論雖有針對Fogery v. Fantasy案所作出之重點如客觀合理性、濫訴(frivolousness)、動機、嚇阻效果等等作考慮以及討論，但仍未就整體情形作通盤考慮，因此而發回撤銷發回再審。

結語

Kirtsaeng v. Wiley & Sons, Inc案從原先平行輸入的議題，到如今的律師費爭議，皆有值得注意之處。自Kirtsaeng v. Wiley & Sons, Inc案以後，不再問重製物製成地點是否在美國境內，只要是合法重製物，便可合法進行平行輸入。
Kirtsaeng v. Wiley & Sons, Inc案關於律師費的問題亦值得關注，雖然美國各巡迴法院對於敗訴方是否賠償律師費以及如何計算賠償等有不同採取不同標準，但此次最高法院對於勝訴方之律師費議題所釋出的訊息亦相當重要，在被要求做通盤完整考慮之下，兩造雙方可以就案件著力與辯護之範圍變大，不確定相對也增高不少。在訴訟成本考量下，以後案件當事人是否繼續進行訴訟，相當考驗雙方智慧。著作權之勝方是否需負擔律師費議題，也同樣可能會影響相關智慧財產訴訟案件如專利訴訟的律師費負擔歸屬問題，值得後續持續予以關注。