評論人：陳桂恒 兼任教授、鄭菀瓊 助理教授
記錄人：科智所104 李雅婷
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)為常間回文重複序列叢集，核酸酶基因編輯技術在CRISPR之前有TALEN (Transcription Activator-Like Effector Nuclease)及ZFN(Zinc-Finger Nuclease)，此兩者均以嵌合蛋白質為之，而CRISPR則是以RNA+及蛋白質進行，相對於TALEN及ZFN，Cripsr具有辨識標的設計、不須嵌合蛋白組裝、細胞毒性最低、成功率高、可進行多基因剔除、成本低廉等特點，成為近年期刊發表與產學合作的熱門項目。
本次CRISPR專利爭議是圍繞在隸屬於哈佛和麻省理工學院的Broad研究所(下稱Broad，張鋒團隊)與其前案，亦即隸屬於加州大學的Doudna團隊(下稱UC)之間就雙方之專利內容是否為相同或實質相同進行之專利大戰。而雙方爭訟的舞台為2013年3月16日後，美國著名之AIA法案修法，將專利權由原本之先發明主義(first-to-invent, FTI)改採發明人先申請主義(first inventor-to-file, FITF)，其中所廢除之「專利衝突程序」(Interference Proceeding)。而所謂專利衝突程序是一種準司法程序，審查官將衝突案轉介至專利上訴暨訴願委員會( Patent Trial and Appeal Board, 下稱PTAB)之前，需先完成案件審查程序，而PTAB行政專利法官於宣告衝突程序後，申請案的審查通常會暫停至專利衝突程序結束，其中將針對相同或實質相同之案件，由PTAB之行政專利法官組成小組審理何者先發明，本案採取的作法為雙向測試，亦即若將一方之請求項標的當作前案，是否將使對方請求項標的失去新穎性或進步性，且反之亦然。此外，美國之專利申請上須符合具專利標的適格性(Eligibility)、產業利用性(Utility)、新穎性(Novelty)、進步性(Non-obvious Subject Matter)等專利申請要件，其中需先討論新穎性方有檢視進步性之必要。而新穎性的審查上，在具有上下位概念的專利審查上，亦須注意是否有破壞新穎性的問題；而在進步性的審查上，則需從PHOSITA (Person Having Ordinary Skill In The Art)之角度視前後案是否為明顯之改變，若前案對於後案之技術內容「對於成功具有合理期待」(reasonable expectation of success)，則後案將不具進步性。
本案中，Doudna與張鋒分別於2012年5月及12月為臨時案之申請，中間歷經AIA法案修法，於2016年1月正式啟動衝突程序，2017年2月衝突程序終結後，於同年4月UC將本案上訴至聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit,下稱CAFC)。本案雙方對於UC請求項未限定於任何操作系統，且未提及真核生物系統，而Broad請求項僅限定於真核生物系統，故Broad請求項相較UC之請求項具有新穎性等事實，不為爭執，然而針對若以UC作為前案時，Broad之請求項是否具備進步性之問題，雙方引據對方之訪談內容、期刊文獻等各種物證並找來重量級專家學者作為人證，就2012年當時之PHOSITA地位審視前後案之間之事實，論辯UC以其請求項對於Broad之請求項內容，是否「對於成功具有合理期待」，此外並討論染色質結構與Cas9蛋白作用之關係，最終法院採認Broad之舉證，UC於2012年當時，對於Broad之請求項內容，應不具有對於成功之期待，因此Broad之請求項之於UC之請求項具有進步性，亦即UC所擁有之專利權對於Broad申請之專利不產生排他性，Broad仍可保有其針對CRISPR技術所申請之專利權。
針對這樣的結果，目前UC方已上訴至CAFC，惟就上述之審查結果，依據美國法院判例(詳參Markman Hearing)，就事實判定(factual determination)，除非前審對於證據採用與解釋具有明顯錯誤(clear error)方得重新審酌，否則應尊重前審之判斷，而就法律問題(legal question)，是基於事實判定之解讀結果進一步適用法律，則CAFC則可重新審查，因此，本案前審自雙方所提證據而為之事實判定，在UC上訴CAFC後，是否仍有轉圜空間，另外，除了訴訟本身以外，雙方當事人除了美國，亦在歐洲展開專利申請競賽，未來究竟何方可掌握最關鍵的談判權力，仍有待後續觀察。
此關係到基因序列之重大專利爭訟案，對於雙方的市場影響以及授權合作方式，亦值得關注。美國學研單位之技術商業化模式，與台灣在大學內成立技轉中心之樣態不同，美國大學之技轉目的，聚焦在基於公眾利益而使大學產出之技術能夠快速且廣泛地普及，因此多採取代理公司模式(Surrogate Company Model)，亦即由學研單位以及主要研究人員共同成立代理公司，由學研單位將研發成果授權與商業化交由私人公司經營，私人公司因此擁有較大彈性開發商業化模式或尋找合作夥伴，學研單位則是透過持有公司股份獲益並分散風險，而研發人員也可享有較高之獲利，例如Stanford University、MIT等大學，均採取採種模式。而市場上與CRISPR相關之公司如Intellia Therapeutics、CRISPR Therapeutics、Editas Medicine(張鋒為創始人之一)亦因本案結果之宣判，產生不小的股價波動。另外，本案系爭技術CRISPR對於人類未來生技市場上之應用甚廣，在技術應用面上，將會涉及基礎研究、CRISPR基因編輯所需工具(如套組、試劑、儀器)之開發與銷售，以及運用CRISPR之藥物與處理之開發、銷售與使用(如農產品、動物用藥、人類疾病診斷與治療等)，若均授權與代理公司，代理公司是否有足夠能力尋找合適之合作夥伴進行後續超過兩萬個人體基因開發治療或診斷方案之開發，應採取何種授權模式較不亦產生窒礙難行之問題，蓋依據美國NIH(National Institutes of Health)規定之Nine Points to Consider in Licensing University Technology(下稱Nine Points)規定，受聯邦補助開發之科研工具只能透過非專屬授權以促進其運用、商業化與公眾化之可能性，但因CRISPR基於其可實現至各種應用之特性，較接近於平台技術，而非科研工具，故不受上述Nine Points之限制，但若對於CRISPR此種平台技術在人類療法之應用使用專屬授權與平台公司，則可能會阻礙競爭與創新，因此可考慮的商業模式，或許是與CRISPR技術相關之主要學研單位之間相互非專屬授權，並且由NIH將其認定為科研工具，並且科研機構於授權時，應將範圍限定為具體基因而非整個基因組，以促進市場競爭。
