從Apple Inc. v. Samsung 探討從美國專利永久禁制令要件鬆綁

  • 2016-03-23
  • 科管智財所
[科管智財所103  陳昭妤]
   Apple於2007年以iPhone為智慧手機市場革命拉起帷幕,各家手機大廠紛紛角逐智慧手機市場的一席之地,其中當屬Samsung為Apple於手機市場及平板電腦市場中最強勁的競爭對手。而除了產品市場的競爭關係之外,兩家公司戰爭更延燒至世界各國的專利訴訟之中[1]
  於2012年9月Apple針對Samsung智慧手機與平板電腦螢幕產品侵害Apple五項專利包含觸控螢幕的滑動解鎖(slide-to-unlock)與自動於觸控螢幕上矯正拼音錯誤的方法等提出控告,最後地方法院判決結果Samsung產品確實侵害Apple的三項專利(5,946,647、8,046,721、8,074,172),須賠償Apple119,625,000美金。依據該判決結果,Apple提出永久禁制令聲請禁止Samsung製造、使用、販售、開發、廣告或進口美國於其產品上可執行侵權特徵的軟體或代碼。北加州地方法院裁定駁回Apple永久禁制令請求,主要是認為Apple並無證明若無禁制令將承受無法回復之損害,特別是在因果關係層次,其次Apple無法證明金錢賠償不足以彌補損害。對此,Apple提出上訴。
聯邦巡迴上訴法院三位法官中Moore及Reyna法官皆採取Apple之見解,駁回地方法院拒絕頒發禁制令之裁定。上訴法院針對eBay案後永久禁制令需審酌的四項要件[2]一一審查,聲請人即專利權人必須證明:1. 其已遭受無法回復之損害;2. 法律所提供的其他救濟方法(如金錢賠償),不足以彌補損害;3. 權衡原告及被告之負擔,該衡平救濟是正當的;4. 公共利益並不會被該永久禁制令所傷害。上訴法院多數認為這四項要素審查結果皆對Apple有利,特別是地院認為不利於Apple的第一項與第二項要素解釋上較過去法院判決見解較為放寬。
   對於Apple主張其因Samsung之侵權而造成其市場佔有率以及市場銷售額的不可回復的損失,地方法院認為Apple未成立其不可回復的銷售額損失之主張,因為Apple未證明侵害與銷售額損失間之因果關係,Apple並未證明上開侵權特徵「驅動」(drive)消費者對於Samsung侵權商品的需求,換言之,Samsung侵權商品並非是影響Apple市場銷售額損失的唯一理由。對此,上訴法院提出不同於過去美國判決之見解,認為當所主張之設備具有上千個繼續特徵,以證據角度而言縱然是為了證明因果關係存在,也不可能將上千個可能的因素排除。因此如iPhone涵括成千上百的技術特徵,要求Apple證明其中一個技術特徵是造成銷售額損失的唯一的理由是地院法律上適用錯誤,Apple僅需證明專利特徵與侵權產品消費者需求間存在「部分關聯性」(some connections),即侵權技術特徵影響消費者購買係爭手機的決定即可。巡迴上訴法表示侵權特徵與消費者對於侵權產品需求間的「部分關聯性」可有許多不同證明方式,如侵權技術特徵為眾多特徵中影響消費者購買選擇者的證據、因包含該侵權技術特徵而使侵權產品明顯地引發消費者購買慾望的證據或相反地因缺少侵權技術特徵而明顯地使侵權產品對消費者失去吸引力的證據。
針對第二項要件即法律上救濟不足以彌補損害,上訴法院認為Apple因Samsung侵權所造成市場銷售額的損害由於「生態效應」(ecosystem effect)以及「網絡效應」(network effect),Apple單一智慧型手機或平板的損失對於未來的營收而言所造成的影響是無遠弗屆的,Apple的損失將難以量化。地方法院因不可回復的損害與侵權行為間因果關係無法建立,在第二項要件考量上判定不利於Apple,惟上訴法院認為地方法院對於因果關係判定上存有法律上錯誤,且正因Apple下游與網絡效應的損失無法量化,故在第二點的判定是有利於Apple。
  而第三項與第四項要件,地方法院認為有利於Apple禁制令之聲請,上訴法院亦同意地方法院之觀點,並於公共利益的考量上特別表示雖然強力的競爭對於公眾利益而言通常是有利的,然而若競爭是基於專利權人所投資支持的財產權花費上對於公眾而言不一定有利,換言之,除非有抵銷的事由出現,否則公眾利益通常傾向對於保護財產權,特別是當專利權人實施其發明時。可見上訴法院於本案中判定公眾利益要件時,是傾向較保護專利權人。
由本案的判決結果,若就Apple與Samsung專利戰爭而言,Michael Risch教授認為Samsung而言影響不大,其對於該結果已有準備規避設計或捨棄侵權技術特徵。雖Apple似乎在每一輪戰爭中都贏得勝利,但無法確實地擊倒Samsung[3]。此外,判決結果也顯示美國法院似乎降低永久禁制令聲請要件要求,在不可回復損害方面僅要求侵權行為與專利權人損失之間存有「部分關聯性」即可,在現行專利訴訟中侵權專利多為複雜的裝置的部分技術特徵情形之下,較有利於專利權人聲請永久禁制令。然而,Prost首席法官不同意見書中嚴厲批評,認為多數意見之見解嚴重違反過去判例法(case law),過去案例所建立的原則為當侵權特徵為係爭產品的數個零件之一時,專利權人應證明其主張的不可回復損害與專利侵權間之因果關係,而如要證明因果關係應重視專利權人喪失利益的客觀原因,而非侵權人主觀認為為何(或可能)獲利。未來法院會採本案多數見解抑或是過去判例法之見解,將影響未來專利權人聲請永久禁制令的困難度,值得後續繼續追蹤觀察。
 
[1] May &, Philip C.F. Wen三星互告事件科技產業資訊,2011/4/27http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm最後瀏覽日:2015/10/30
[3] Samuel Gibbs and agencies, Apple should have been awarded injunction against Samsung, court says, theguardian, Sept 18, 2015, http://www.theguardian.com/technology/2015/sep/18/apple-injunction-against-samsung-us-smartphoneslast visited: 2015/11/2