从Apple Inc. v. Samsung 探讨从美国专利永久禁制令要件松绑

  • 2016-03-23
  • 科管智财所
[科管智财所103  陈昭妤]
   Apple于2007年以iPhone为智慧手机市场革命拉起帷幕,各家手机大厂纷纷角逐智慧手机市场的一席之地,其中当属Samsung为Apple于手机市场及平板电脑市场中最强劲的竞争对手。而除了产品市场的竞争关系之外,两家公司战争更延烧至世界各国的专利诉讼之中[1]
  于2012年9月Apple针对Samsung智慧手机与平板电脑萤幕产品侵害Apple五项专利包含触控萤幕的滑动解锁(slide-to-unlock)与自动于触控萤幕上矫正拼音错误的方法等提出控告,最后地方法院判决结果Samsung产品确实侵害Apple的三项专利(5,946,647、8,046,721、8,074,172),须赔偿Apple119,625,000美金。依据该判决结果,Apple提出永久禁制令声请禁止Samsung制造、使用、贩售、开发、广告或进口美国于其产品上可执行侵权特征的软件或代码。北加州地方法院裁定驳回Apple永久禁制令请求,主要是认为Apple并无证明若无禁制令将承受无法回复之损害,特别是在因果关系层次,其次Apple无法证明金钱赔偿不足以弥补损害。对此,Apple提出上诉。
联邦巡回上诉法院三位法官中Moore及Reyna法官皆采取Apple之见解,驳回地方法院拒绝颁发禁制令之裁定。上诉法院针对eBay案后永久禁制令需审酌的四项要件[2]一一审查,声请人即专利权人必须证明:1. 其已遭受无法回复之损害;2. 法律所提供的其他救济方法(如金钱赔偿),不足以弥补损害;3. 权衡原告及被告之负担,该衡平救济是正当的;4. 公共利益并不会被该永久禁制令所伤害。上诉法院多数认为这四项要素审查结果皆对Apple有利,特别是地院认为不利于Apple的第一项与第二项要素解释上较过去法院判决见解较为放宽。
   对于Apple主张其因Samsung之侵权而造成其市场佔有率以及市场销售额的不可回复的损失,地方法院认为Apple未成立其不可回复的销售额损失之主张,因为Apple未证明侵害与销售额损失间之因果关系,Apple并未证明上开侵权特征「驱动」(drive)消费者对于Samsung侵权商品的需求,换言之,Samsung侵权商品并非是影响Apple市场销售额损失的唯一理由。对此,上诉法院提出不同于过去美国判决之见解,认为当所主张之设备具有上千个继续特征,以证据角度而言纵然是为了证明因果关系存在,也不可能将上千个可能的因素排除。因此如iPhone涵括成千上百的技术特征,要求Apple证明其中一个技术特征是造成销售额损失的唯一的理由是地院法律上适用错误,Apple仅需证明专利特征与侵权产品消费者需求间存在「部分关联性」(some connections),即侵权技术特征影响消费者购买系争手机的决定即可。巡回上诉法表示侵权特征与消费者对于侵权产品需求间的「部分关联性」可有许多不同证明方式,如侵权技术特征为众多特征中影响消费者购买选择者的证据、因包含该侵权技术特征而使侵权产品明显地引发消费者购买慾望的证据或相反地因缺少侵权技术特征而明显地使侵权产品对消费者失去吸引力的证据。
针对第二项要件即法律上救济不足以弥补损害,上诉法院认为Apple因Samsung侵权所造成市场销售额的损害由于「生态效应」(ecosystem effect)以及「网络效应」(network effect),Apple单一智慧型手机或平板的损失对于未来的营收而言所造成的影响是无远弗届的,Apple的损失将难以量化。地方法院因不可回复的损害与侵权行为间因果关系无法建立,在第二项要件考量上判定不利于Apple,惟上诉法院认为地方法院对于因果关系判定上存有法律上错误,且正因Apple下游与网络效应的损失无法量化,故在第二点的判定是有利于Apple。
  而第三项与第四项要件,地方法院认为有利于Apple禁制令之声请,上诉法院亦同意地方法院之观点,并于公共利益的考量上特别表示虽然强力的竞争对于公众利益而言通常是有利的,然而若竞争是基于专利权人所投资支持的财产权花费上对于公众而言不一定有利,换言之,除非有抵销的事由出现,否则公众利益通常倾向对于保护财产权,特别是当专利权人实施其发明时。可见上诉法院于本案中判定公众利益要件时,是倾向较保护专利权人。
由本案的判决结果,若就Apple与Samsung专利战争而言,Michael Risch教授认为Samsung而言影响不大,其对于该结果已有准备规避设计或舍弃侵权技术特征。虽Apple似乎在每一轮战争中都赢得胜利,但无法确实地击倒Samsung[3]。此外,判决结果也显示美国法院似乎降低永久禁制令声请要件要求,在不可回复损害方面仅要求侵权行为与专利权人损失之间存有「部分关联性」即可,在现行专利诉讼中侵权专利多为复杂的装置的部分技术特征情形之下,较有利于专利权人声请永久禁制令。然而,Prost首席法官不同意见书中严厉批评,认为多数意见之见解严重违反过去判例法(case law),过去案例所建立的原则为当侵权特征为系争产品的数个零件之一时,专利权人应证明其主张的不可回复损害与专利侵权间之因果关系,而如要证明因果关系应重视专利权人丧失利益的客观原因,而非侵权人主观认为为何(或可能)获利。未来法院会采本案多数见解抑或是过去判例法之见解,将影响未来专利权人声请永久禁制令的困难度,值得后续继续追踪观察。
 
[1] May &, Philip C.F. Wen三星互告事件科技产业资讯,2011/4/27http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm最后浏览日:2015/10/30
[3] Samuel Gibbs and agencies, Apple should have been awarded injunction against Samsung, court says, theguardian, Sept 18, 2015, http://www.theguardian.com/technology/2015/sep/18/apple-injunction-against-samsung-us-smartphoneslast visited: 2015/11/2