评论人：陈桂恒 兼任教授、郑菀琼 助理教授
记录人：科智所104 李雅婷
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)为常间回文重复序列丛集，核酸酶基因编辑技术在CRISPR之前有TALEN (Transcription Activator-Like Effector Nuclease)及ZFN(Zinc-Finger Nuclease)，此两者均以嵌合蛋白质为之，而CRISPR则是以RNA+及蛋白质进行，相对于TALEN及ZFN，Cripsr具有辨识标的设计、不须嵌合蛋白组装、细胞毒性最低、成功率高、可进行多基因剔除、成本低廉等特点，成为近年期刊发表与产学合作的热门项目。
本次CRISPR专利争议是围绕在隶属于哈佛和麻省理工学院的Broad研究所(下称Broad，张锋团队)与其前案，亦即隶属于加州大学的Doudna团队(下称UC)之间就双方之专利内容是否为相同或实质相同进行之专利大战。而双方争讼的舞台为2013年3月16日后，美国着名之AIA法案修法，将专利权由原本之先发明主义(first-to-invent, FTI)改采发明人先申请主义(first inventor-to-file, FITF)，其中所废除之「专利冲突程序」(Interference Proceeding)。而所谓专利冲突程序是一种准司法程序，审查官将冲突案转介至专利上诉暨诉愿委员会( Patent Trial and Appeal Board, 下称PTAB)之前，需先完成案件审查程序，而PTAB行政专利法官于宣告冲突程序后，申请案的审查通常会暂停至专利冲突程序结束，其中将针对相同或实质相同之案件，由PTAB之行政专利法官组成小组审理何者先发明，本案采取的作法为双向测试，亦即若将一方之请求项标的当作前案，是否将使对方请求项标的失去新颖性或进步性，且反之亦然。此外，美国之专利申请上须符合具专利标的适格性(Eligibility)、产业利用性(Utility)、新颖性(Novelty)、进步性(Non-obvious Subject Matter)等专利申请要件，其中需先讨论新颖性方有检视进步性之必要。而新颖性的审查上，在具有上下位概念的专利审查上，亦须注意是否有破坏新颖性的问题；而在进步性的审查上，则需从PHOSITA (Person Having Ordinary Skill In The Art)之角度视前后案是否为明显之改变，若前案对于后案之技术内容「对于成功具有合理期待」(reasonable expectation of success)，则后案将不具进步性。
本案中，Doudna与张锋分别于2012年5月及12月为临时案之申请，中间历经AIA法案修法，于2016年1月正式启动冲突程序，2017年2月冲突程序终结后，于同年4月UC将本案上诉至联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit,下称CAFC)。本案双方对于UC请求项未限定于任何操作系统，且未提及真核生物系统，而Broad请求项仅限定于真核生物系统，故Broad请求项相较UC之请求项具有新颖性等事实，不为争执，然而针对若以UC作为前案时，Broad之请求项是否具备进步性之问题，双方引据对方之访谈内容、期刊文献等各种物证并找来重量级专家学者作为人证，就2012年当时之PHOSITA地位审视前后案之间之事实，论辩UC以其请求项对于Broad之请求项内容，是否「对于成功具有合理期待」，此外并讨论染色质结构与Cas9蛋白作用之关系，最终法院采认Broad之举证，UC于2012年当时，对于Broad之请求项内容，应不具有对于成功之期待，因此Broad之请求项之于UC之请求项具有进步性，亦即UC所拥有之专利权对于Broad申请之专利不产生排他性，Broad仍可保有其针对CRISPR技术所申请之专利权。
针对这样的结果，目前UC方已上诉至CAFC，惟就上述之审查结果，依据美国法院判例(详参Markman Hearing)，就事实判定(factual determination)，除非前审对于证据采用与解释具有明显错误(clear error)方得重新审酌，否则应尊重前审之判断，而就法律问题(legal question)，是基于事实判定之解读结果进一步适用法律，则CAFC则可重新审查，因此，本案前审自双方所提证据而为之事实判定，在UC上诉CAFC后，是否仍有转圜空间，另外，除了诉讼本身以外，双方当事人除了美国，亦在欧洲展开专利申请竞赛，未来究竟何方可掌握最关键的谈判权力，仍有待后续观察。
此关系到基因序列之重大专利争讼案，对于双方的市场影响以及授权合作方式，亦值得关注。美国学研单位之技术商业化模式，与台湾在大学内成立技转中心之样态不同，美国大学之技转目的，聚焦在基于公众利益而使大学产出之技术能够快速且广泛地普及，因此多采取代理公司模式(Surrogate Company Model)，亦即由学研单位以及主要研究人员共同成立代理公司，由学研单位将研发成果授权与商业化交由私人公司经营，私人公司因此拥有较大弹性开发商业化模式或寻找合作夥伴，学研单位则是透过持有公司股份获益并分散风险，而研发人员也可享有较高之获利，例如Stanford University、MIT等大学，均采取采种模式。而市场上与CRISPR相关之公司如Intellia Therapeutics、CRISPR Therapeutics、Editas Medicine(张锋为创始人之一)亦因本案结果之宣判，产生不小的股价波动。另外，本案系争技术CRISPR对于人类未来生技市场上之应用甚广，在技术应用面上，将会涉及基础研究、CRISPR基因编辑所需工具(如套组、试剂、仪器)之开发与销售，以及运用CRISPR之药物与处理之开发、销售与使用(如农产品、动物用药、人类疾病诊断与治疗等)，若均授权与代理公司，代理公司是否有足够能力寻找合适之合作夥伴进行后续超过两万个人体基因开发治疗或诊断方案之开发，应采取何种授权模式较不亦产生窒碍难行之问题，盖依据美国NIH(National Institutes of Health)规定之Nine Points to Consider in Licensing University Technology(下称Nine Points)规定，受联邦补助开发之科研工具只能透过非专属授权以促进其运用、商业化与公众化之可能性，但因CRISPR基于其可实现至各种应用之特性，较接近于平台技术，而非科研工具，故不受上述Nine Points之限制，但若对于CRISPR此种平台技术在人类疗法之应用使用专属授权与平台公司，则可能会阻碍竞争与创新，因此可考虑的商业模式，或许是与CRISPR技术相关之主要学研单位之间相互非专属授权，并且由NIH将其认定为科研工具，并且科研机构于授权时，应将范围限定为具体基因而非整个基因组，以促进市场竞争。
