从In-firm到In-house — 专利工程师职涯经验分享

  • 2019-06-05
  • 科管智财所
【科智硕107夏宁 报导】
由国立政治大学科技管理与智慧财产研究所陈秉训老师所开设之「专利说明书撰写」课程,于2019年5月29日课堂中,特别邀请于景凯生物科技公司任职的萧进治经理为同学们分享最初在事务所担任专利工程师的工作内容,以及一路走来,从小型事务所、大型事务所到In-house担任法务智财部门经理的职涯发展历程,给予修习智慧财产权的同学一些未来职业选择的指引。

专利工程师:掌握与发明人沟通的艺术
  In-firm专利工程师最主要的工作是技术访谈,透过与发明人的沟通过程,彻底了解其发明的技术核心,继而整合该领域的现有技术,再往外扩张可请求的范围,最后撰写出一篇充分保护技术核心的专利说明书。另外,萧进治经理强调专利技术领域具备的多样性,例如在撰写医材类领域案件时,工程师本身需要知道一些机械原理,也可能要稍微涉略半导体技术,才有能力听懂客户谈及之技术相关名词与基本原理。因此对于专利工程师工作的从业人员,除了需要不断加强与更新自身的专利领域知识外,也需要适时依照案件的需要,涉略不同技术领域的知识,这会大大影响与发明人进行技术访谈时所能蒐集到的发明资讯;于事后在撰写说明书时,也才有能力扩张延展发明内容及实施例,了解如何铺陈请求项,使一篇专利说明书既有保护也有攻击能力。

In-firm到In-house
  In house专利工程师最主要的工作是协助公司内部RD人员做专利布局,通常公司内部RD人员专注于研发,In house工程师须配合公司发展策略及研发进程,阶段性安排适当的专利申请。举例来说,In house工程师需要对RD所提出的申请,判断适合在哪些国家申请专利?专利申请完毕要将之授权给哪些客户?何时授权、授权给谁?工程师必须全面性地整合评估后,提供公司清楚的智财布局建议。而萧进治经理也提到In house工程师是公司RD人员与事务所工程师的沟通桥樑,由于事务所工程师很难快速切入及掌握公司的技术发展主轴,实务上通常由In house工程师负责介绍公司内部技术,再由事务所工程师撰写专利说明书,最后由In-house工程师帮忙审稿把关。

非智财背景,一切从头学

    萧进治经理其实是生技背景出生的,踏入智财工作领域前并没有相关知识,是进入事务所后边做边学。从零开始非常辛苦,但他鼓励同学不要因此害怕却步,专利说明书撰写最初可以从模仿开始,事务所前辈会帮忙修改哪里不对或可以写得更好,当你写了一两百个案子后,就会产生自己的思维逻辑。此外,萧经理也鼓励同学透过在职进修、查阅审查基准等方式,充分运用资源,以最有效率方式实践做中学。


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【图/ 夏宁提供】 萧进治经理于精彩演讲后与陈秉训老师合影